本文探讨：343号文件之后，不再参照20号指导性案例——对专利公告日前实施专利产品不构成侵权，在公告日后实施该产品的后续行为是否构成侵权，以及如何承担侵权责任。
作者 | 王子跃
编辑 | 玄袂
一、引言
2020年12月29日，最高院发布了法{2020}343号（以下简称343号文件）通知，即自2021年1月1日20号指导性案例（2011）民提字第259号）不再参照的通知[1]。其中，20号指导案例的主要裁判观点为：在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为《专利法》禁止的情况下，后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，专利权人无权禁止；在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任[2]。
扫码查看（2011）民提字第259号判决书
在20号指导案例思想下，(2019)最高法民申1442号珠海格力电器股份有限公司与宁波奥胜贸易有限公司 (原宁波奥克斯空调有限公司)的侵害实用新型专利权纠纷再审案[3]中，最高院引用该20号指导案例，进一步延伸出：他人在实用新型专利公告日前实施该发明，包括制造、使用、销售、许诺销售和进口实用新型专利产品，并不为《专利法》所禁止，相关实用新型专利产品不构成侵权产品。在此情况下，对于实用新型专利公告日前已经制造、销售的产品的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，也应得到允许。
扫码查看(2019)最高法民申1442号裁定书
也就是说，在343号文件之前，最高院在作出的判决中均认为：专利公告日前实施专利产品不构成侵权，在合法来源抗辩成立的前提下，专利公告日后，其后续实施该产品的行为也不需要承担任何侵权责任。
本文恰是想要探讨：在343号文件之后，不再参照最高院的上述判例，对专利公告日前实施专利产品不构成侵权，在公告日后实施该产品的后续行为是否构成侵权，以及如何承担侵权责任。
二、 行为定性：在专利公告日前实施专利，在专利授权后，除享有先用权之外，其后续实施专利的行为未经专利权人的许可，均构成侵权
《专利法》（2020年修正）[4]第11条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
据此，专利权人请求法律保护需要满足三个要件：
（1）时间要件：在专利授予之后，即专利公告日后；
（2）行为要件：为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口五种相对独立的行为；
（3）例外排除：即“本法另有规定”，而纵观《专利法》全文，针对侵犯专利权的例外规定有且仅有第75条五种不视为侵犯专利权的规定。[5]
依据《专利法》的上述规定，再加上343号文件，可以认定：在专利申请日后授权日前实施专利的行为不构成侵权，并不影响其在授权日后实施后续行为侵权的定性，除非该行为已经获得专利权人的许可；而在专利申请日前实施专利的行为，因其属于《专利法》第75条第二款规定的例外情况，因此，其后续行为应不视为侵权。
三、侵权责任：专利公告日前实施专利，公告日后的后续行为，其侵权责任应根据源头行为所处阶段的不同而具体判定
在我国，发明专利实行“先公开后审查”制度，即发明专利在申请后，先要请求对专利的公开，然后才能进入实质审查阶段进行审查，审查后方可授权；而实用新型和外观设计专利不需要经过实质审查程序，一经授权即公开。也即，相较于发明专利，实用新型和外观设计专利的公开日与公告日为同日。本文为了对专利所处不同阶段的侵权责任进行详细分析，下面仅以发明专利为例进行阐述。
发明专利从申请到授权的三个关键日期：申请日、公开日和公告日，由该三个关键日期形成了四个阶段，即申请日之前、申请日与公开日之间、公开日与公告日之间、公告日之后。根据《专利法》对各阶段不同的规定，我们姑且定义该四个阶段分别为：先用权期、空白期、临时保护期以及维权期。
（一）临时保护期：在专利公开日之后、公告日之前实施专利产品，在专利授权后实施该产品的后续行为可以不用承担侵权责任。
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)[6]第十八条第三款中规定：发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付《专利法》第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。
依据本规定，在临时保护期内实施专利产品，在专利授权后，只要他人已支付或承诺支付适当费用，则后续行为不需要承担侵权责任。但是，在适用该条款时，也需要注意以下问题：
1、后续行为仅限于使用、许诺销售和销售三种行为。
专利授权后的制造、进口行为，应属于新的源头侵权行为，无论其行为实施主体是否为临时保护期内的实施主体，都应将其作为单独的行为重新认定是否侵权，不宜因行为主体的一致性而适用本款规定。
2、必须已支付或者书面承诺支付适当费用。
结合《专利法》第11条的规定，“他人已支付或者书面承诺支付适当费用”相当于得到了专利权人的许可。但是此处的“他人”，笔者认为应做扩大解释为“任何人”，因为对于专利权人而言，当该种实施专利的行为已经发生，专利权人能获得的唯一补偿就是被支付适当费用。至于该费用的支出者是谁，对专利权人并无影响。
3、后续行为的实施实际上限定了“产品范围”。
后续行为作用的产品必须是“已由他人制造、销售、进口的产品”，即授权后实施的使用、许诺销售和销售行为必须是针对临时保护期内制造的产品，超出该产品范围，则应直接适用专利的一般侵权原则承担赔偿责任与停止侵权责任。
（二）先用权期：专利申请日前实施专利，专利公告日后可继续在原有范围内实施，且不需要承担侵权责任。
《专利法》第75条第二款中规定了先用权免责：即在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
依据该规定，在先用权期实施专利的后续行为，其在原有范围内实施的，不需要承担侵权责任。但是，在适用该条款时，也需要注意以下几点：
1、行使先用权抗辩时，虽然法律仅规定制造产品、使用产品方法的行为“不视为侵犯专利权”，但实际上销售、许诺销售、使用等行为也应“不视为侵犯专利权”
专利的立法原则中，以肃清侵权源头为根本，举重以明轻，当“制造行为”这种源头侵权都不视为侵权的前提下，许诺销售、销售、使用等行为也应当不视为侵权。有学者也认为：如果对该产品（指优先权期的产品）的后续销售、许诺销售、使用行为均构成专利侵权行为，等于实质上切断了制造商的市场流通渠道，架空了制造商享有的专利先用权，与专利法规定专利先用权制度的宗旨相悖[7]。
但是，在行使先用权抗辩时，如原告不起诉制造商为被告，销售商、使用者等可行使代为先用权抗辩权[8]。
2、先用权期的后续行为，应严格限定“在原有范围内”的“继续”，超出原有范围的，应适用专利的一般侵权原则承担赔偿责任与停止侵权责任。
对于“原有范围”的解释，并不局限于实际的生产范围，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条中规定：专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
3、先用权必须是自行研发或以合法手段取得。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。
（三）没有法律规定的空白期：专利申请日后公开日前实施专利，专利公告日后实施专利的后续行为不需要承担停止侵权责任，但是应支付适当费用。
对于在专利申请日后公开日前实施专利，专利公告日后实施专利的后续行为的侵权责任，在法律上没有任何规定，但是空白期恰好在先用权期以及临时保护期之间，我们结合“举重以明轻”以及“举轻以明重”的原则，分析其后续行为的侵权责任该如何承担。如下表。
专利侵权责任包括停止侵害责任和损害赔偿责任，就专利申请日到公开日之间实施专利行为的后续行为，应对该两个责任方式分别阐述：
1、空白期实施的后续行为，合法来源之下，实施者不需要承担损害赔偿责任。
就同一产品的五个行为中，制造、进口行为属于源头侵权行为，制造、进口后的产品经许诺销售、销售、使用为其后续行为。针对该后续行为，根据《专利法（2020）》第七十七条的规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。因此，在合法来源抗辩之下，后续行为的实施者不需要承担赔偿责任。
2、空白期实施的后续行为，实施者可以不用承担停止侵权责任。
空白期的源头行为，其实施时间早于临时保护期的时间，情节显然要轻于临时保护期，因此，在临时保护期的后续行为可以不承担停止侵权责任的前提下，空白期的后续行为理应也可以不需要承担停止侵权责任。
3、空白期实施的后续行为，应支付适当的经济补偿。
空白期的后续行为实属侵权，且空白期的后续行为对专利权人也造成了损害，在法律亦无特殊规定的情况下，如果既不需要承担赔偿责任，也不需要承担侵权责任，显然于专利权人不利。因此，笔者认为，依据“有损害必有救济”的民法原则，空白期的后续行为不需要承担侵权责任也需要一定的的前提条件。
但是，前提条件该为何？
在最高院发布的《知识产权侵权责任若干问题-知识产权侵权责任调研课题成果论证会综述》[9]中认为“如果权利人受到的损害并非难以弥补，停止有关行为会造成当事人之间利益的极大失衡，或者不符合社会公共利益，或者实际上难以执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，在采取充分切实的全面赔偿或者支付经济补偿等替代性措施的前提下，可不判决停止某种行为。”
因此，笔者认为，空白期实施的后续行为，如果后续行为的实施者不需要承担停止侵权责任，则可以通过支付适当的经济补偿予以免责，同时该经济补偿可参照合理临时保护期费用的支付标准，并可适当减少。
四、结论
法律的基础有两个，而且只有两个，公平和实用。——伯克
专利侵权纠纷中，专利公告前各阶段实施专利的后续行为，目前尚没有全面的法律指引，也缺少在343号文件发布后的指导类案例，因此，根据各源头行为所处阶段，结合已有的法律规定，思考各阶段后续行为的责任及其责任承担，对相关案件的代理起到指导作用。
笔者认为，虽然本文针对专利公告日前实施专利的后续行为的责任认定以及责任承担，给出了基本的分析，但是，针对具体情况下责任的承担程度等细节性问题，还需要在今后的司法、立法、案例指导体系中给出更为清晰、明确的标准，以统一裁判标准。
参考文献
[1]法{2020}343号
[2]裁判文书网，（2011）民提字第259号
[3]裁判文书网，(2019)最高法民申1442号
[4]《专利法》（2020年修正）
[5]《专利法》（2020年修正）第75条：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；
（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；
（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；
（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
[8]裁判文书网，（2015）民申字第1541号
[9]《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》，2020.04.15实施
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
图片来源 | 网络
